¿Cómo proteger las marcas en los nuevos entornos digitales?

Uno de los principales activos intangibles con los que a menudo cuenta una empresa son las marcas, es decir, la protección denominativa, gráfica o conceptual del signo bajo el que identificar sus productos y servicios en el mercado. La marca confiere a su titular un derecho exclusivo para su uso en relación con los productos y servicios registrados.

Con el desarrollo del metaverso, los titulares de marcas están comenzando a surgir dudas acerca de si la protección que confieren los registros existentes, son suficientes para este nuevo entorno digital de forma que se evite que terceros puedan aprovecharse de su no protección y utilizar estos signos sin su consentimiento.

Por tanto, la pregunta que se plantea es la siguiente: ¿Es necesario proteger estos signos de forma específica en el metaverso o son suficientes los registros actuales?

La pregunta no es baladí, toda vez que en el caso de que concluyésemos que sí que es necesario ampliar la protección registral que tienen los actuales titulares sería necesario iniciar los trámites necesarios para obtener una nueva marca ya que no se trata de una mera ampliación de los productos y servicios registrados.

Antes de contestar a las cuestiones planteadas, debemos empezar definiendo estos nuevos entornos digitales para comprender los productos y servicios que como empresas utilizaremos en el Metaverso. El equipo de análisis e investigación del Consejo de la Unión Europea publicó hace pocos meses, el 9 de marzo de 2022, un documento con el título "METAVERSE- VIRTUAL WORLD, REAL CHALLENGES" [1] en el que expone que la mejor manera de describir el metaverso es como un “mundo virtual 3D inmersivo y constante en el que las personas interactúan a través de un avatar para disfrutar del entretenimiento, hacer compras y llevar a cabo transacciones con criptoactivos, o trabajar sin moverse de su asiento”.

Conforme a lo expuesto, las características principales que recoge este entorno son:

• Persistente, inmersivo y masivo.
• Simultáneo: experiencia viva para todos en tiempo real.
• Digital y real: una experiencia que abarca tanto el mundo digital como el real.
• Idónea para actividades económicas: Los individuos/empresas crean, poseen, invierten, venden y producen un valor que es reconocido por otros, lo que altera la forma en que asignamos y monetizamos los recursos.
• Interoperable: los datos, contenidos, activos y elementos digitales pueden utilizarse en diferentes plataformas.

Una vez que hemos definido y manifestado las características de este nuevo entorno digital, debemos tener en cuenta que -como ya hemos comentado- el registro de una marca siempre se acompaña de una clasificación de productos o servicios para los que se va a usar dicha marca. Esta descripción no solo debe enmarcarse correctamente dentro de la clasificación correspondiente (en estos momentos la clasificación de Niza) sino que delimita el alcance del derecho exclusivo del titular (que irá referido a esos productos y servicios registrados) existiendo además una obligación de uso del signo registrado en relación con esos productos y servicios.

La duda surge si la protección que tienen los actuales titulares de marcas de ropa, calzado, etc. Pueden evitar el uso de sus marcas cuando las mismas se usen en el metaverso en relación con objetos virtuales que representan objetos del mundo físico. Imaginemos por ejemplo un avatar que viste calzado y ropa de marca. Ese calzado y ropa puede no solo imitar el diseño del objeto en su realidad (cuestión ésta también problemática pero que trataremos en otro artículo) sino presentarse bajo el signo de una famosa marca sin autorización de sus titulares. Si la falsificación de productos representa uno de los principales quebraderos de cabeza para los titulares de marcas que ven como productos falsos son presentados en el mercado como suyos, no digamos las representaciones virtuales de los mismos que podrían ser en todo iguales a las auténticas.

Por este motivo, la pregunta de si la protección registral que se tiene para productos en el mundo offline es suficiente para las representaciones en el metaverso es especialmente acuciante para las marcas que quieran mantener su reputación también en el metaverso.

En consecuencia, ¿es necesario ampliar los registros de marcas actuales para extender la protección a Non Fungible Tokens o NFTS? Ante el aluvión de solicitudes de registro de nuevas marcas para operar con NFTs y en el metaverso (LEVI´S, NEW BALANCE, HEINEKEN, LÓREAL) la EUIPO ha publicado en las últimas semanas una nota informativa donde realiza una serie de aclaraciones que pueden ayudar a valorar dicha necesidad:

• Los bienes virtuales son propios de la Clase de Niza 9 porque se tratan como contenido o imágenes digitales y, por tanto, deben ser registrados en dicha clase. En consecuencia, como primera cuestión sí sería necesario ampliar los registros actuales de los productos físicos que queramos proteger en el metaverso a la clase 9 para cubrir las representaciones digitales de los mismos. La EUIPO anuncia que la 12ª edición de la Clasificación de Niza incorporará el término archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles en la Clase 9
• Como segunda cuestión, la EUIPO aclara que el término bienes virtuales por sí solo carece de claridad y precisión, por lo que debe especificarse el contenido específico al que se refieren los bienes virtuales (por ejemplo, ropa, calzado, envases, etc.). Para la Oficina, el término token no fungible por sí solo no es aceptable.
• Finalmente, los servicios relacionados con el diseño y elaboración de bienes virtuales y NFT se clasificarán de acuerdo con los principios establecidos de clasificación de servicios, es decir, dentro de las clases 35 a la 45. Así, por ejemplo, los servicios relacionados con el diseño y desarrollo de NFTs debería incluirse en la clase 42

Por tanto, con esta nota informativa la EUIPO aclara ciertas dudas para la protección efectiva de las marcas en estos entornos. Lo más importante sin duda es la necesidad para los titulares de marcas de productos que sean fácilmente digitalizados y utilizados en el Metaverso que amplíen sus registros a la clase 9 indicando dentro de la clasificación de productos de la clase 9 el producto físico al que se refiere.

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